Uso indevido da Marca: Caso DORFLEX vs. DORALFLEX no STJ.

As empresas titulares das marcas DORFLEX, DORALFLEX e NEORADORALFLEX discutem judicialmente desde 2013 acerca da distintividade, exclusividade e “eventual” uso indevido da marca DORFLEX. O conflito decorre da propriedade intelectual marcária e a (im)possibilidade de convivência no mercado farmacêutico. 

A Sanofi-Aventis Farmacêutica titulariza a marca DORFLEX, para um analgésico de grande notoriedade no mercado. Nesse sentido, a empresa ajuizou ação para declarar a nulidade do ato administrativo registral das marcas DORALFLEX e NEORADORALFLEX. Assim, a discussão gira em torno do uso indevido da marca, proveito econômico e desvio de clientela.-

1. Compreendendo as decisões de primeiro e segundo grau

A decisão de primeira instância julgou procedente o pedido, decretando a nulidade dos registros e a abstenção do uso indevido da marca DORALFLEX e, consequentemente, da marca NEORADORALFLEX.  Posteriormente, o Tribunal Regional Federal manteve a decisão, para ressaltar que o vocábulo “AL” para a nomenclatura DORALFLEX em vez de DORFLEX, não confere distintividade para a marca. Além disso, relatou a evidente possibilidade de confusão ao consumidor.

2. O julgamento no Superior Tribunal de Justiça

A Pharmascience Laboratórios interpôs Recurso Especial para o STJ que, suspendeu os registros das marcas de seus medicamentos vedando o seu uso até o trânsito em julgado da ação.

Em defesa oral, o Advogado Daniel Valuano Barros Moore defendeu que os vocábulos “DOR” e “FLEX” são genéricos. Nesse mesmo sentido, entende que o objetivo dos medicamentos é contornar a dor, o que contorna a questão do uso por mais de uma empresa.

Sustentou ainda que, ao utilizar elementos comuns em sua marca, a empresa deve suportar o risco de outras companhias também usarem conteúdo semelhante. Finalmente, alegou que os consumidores já estão acostumados e não se confundem, já que as marcas convivem há mais de 15 anos, o que descaracterizaria o uso indevido da marca e direito de exclusividade.

O julgamento no STJ estava empatado desde 2019. Os ministros Nancy Andrighi (relatora) e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram em favor da impossibilidade de coexistência, sustentando uso indevido da marca e confusão aos consumidores. Os ministros Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro divergiram. Por fim, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino decidiu para desempatar a questão, para quem as marcas envolvidas além de apresentarem semelhanças flagrantes, são passíveis de causar confusão ao consumidor.

3. O nosso entendimento e impressões técnicas

A decisão nos parece acertada em vista dos seguintes pontos:

1. Os elementos “DOR” e “FLEX” são comuns e até simplórios como boa parte das marcas, mas não podemos aceitar tal argumentação em favor de uma concorrência parasitária e usurpadora. Ressalte-se, que um dos fatores de maior importância para o desenvolvimento da identidade marcária está em seus atributos subjetivos, como a confiabilidade e a manutenção de sua força no relacionamento com o consumidor ao longo do tempo;

• Os vocábulos “DOR” e “FLEX” são mesmo muito simples, de fato. Porém, note que a concorrente apenas teve a mesma ideia quase 3 (três) décadas após a sua criação, o que reforça o item anterior, para significar que a cópia veio apenas após o fortalecimento da marca “DORFLEX”, buscando aproveitar-se deste relacionamento empresa-consumidor construído por mais de 40 anos;

• Integra a proteção conferida na legislação de propriedade industrial o princípio da não confusão ao consumidor, conforme o artigo 124, XIX da Lei 9.279/96. Enfim, estamos diante de marcas extremamente próximas tanto em sua ideologia e vocábulos, como nos elementos gráficos e fonéticos. A confusão é natural, inclusive em vista da vulnerabilidade conferida ao consumidor pela Lei 8.078/90 (Código de Defesa e Proteção do Consumidor);

4. Conclusão

Em conclusão, levando em conta o baixo grau de distintividade; a exclusividade da criação; o respeito aos elementos objetivos e subjetivos de construção da marca pela empresa; e a confusão gerada ao consumidor, o voto de relatoria da Ministra Nancy Andrighi tem o nosso apreço no sentido do uso indevido da marca.

Acompanhe também o artigo que esclarece todos os efeitos da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica em nossa legislação, a seguir:

Clique aqui e saiba tudo sobre a ‘Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica” em vista da edição da lei 13.874/19

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Alessandro Sanchez

Professor e conteudista dos canais de concursos e carreiras jurídicas na plataforma do Estratégia Concursos S/A.